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摘要
专利纳入标准，形成两个领域交叉的特殊情形，专利的私益性必然受到标准之公益属性的影响。在标准实施者实施标准不得不使用“标准必要专利”的情形下，专利权人援用侵权救济的禁令请求权将受标准内在原则的限制。标准制定组织的知识产权政策和专利权人的承诺符合要约、承诺的构成要件，两者成立合同关系。公平、合理、无歧视的承诺，隐含了专利权人允许标准实施者使用专利的单方允诺，标准实施者由此获得了利益第三人地位。利益第三人合同下，标准制定组织的要约以及标准实施者的信赖利益分别构成对禁令请求权的抗辩。
停止侵害是我国法定的侵权责任承担方式，专利侵权责任中，判令侵权人停止侵害行为即禁止使用专利，一般称为“禁令救济”，是专利权人通常援用的一种反击专利侵权的司法救济手段。标准必要专利情形中，在专利权人未与标准实施者就专利实施许可具体条件达成协议的情况下，标准实施者实施标准必然构成未经同意使用专利的情形，为此，专利权人往往使用禁令救济，使标准实施者实施标准行为受阻，形成专利权人基于私益以合法途径操控公益性标准化活动的情形。故此，禁令救济援用中如何平衡专利私益与标准公益的冲突，成为标准必要专利中须特别解决的一个问题。考虑公共利益因素，专利纳入标准所受标准特殊原则性的要求，在一定限度内成为禁令救济的合法性抗辩事由。标准必要专利已经不同于普通专利，绝对权是否受到相对权的影响应该重点研究。本文从合同关系视角，研究禁令救济的请求权基础所受到的影响，从而证成标准必要专利中禁令救济请求权之合法性抗辩的成立。
标准必要专利问题涉及的当事人，实际上包括标准制定组织、标准必要专利权人和标准实施者三方，就标准必要专利中专利纳入标准、标准实施中许可使用专利以及许可使用的收费等，是3个前后相连的内在紧密相联的法律关系。
1 标准必要专利权人和标准制定组织之间成立合同关系
1.1 要约的成立
从合同成立与否的角度，标准制定组织和涉及标准的专利权人之间要成立合同关系首先要有要约。要约是指一方当事人为了缔结合同向对方当事人提出条件，希望其接受的意思表示。标准制定通常属于标准化领域标准制定组织的自治活动，就标准可能涉及专利的问题，标准制定组织通常发布有关知识产权政策的声明，向涉及标准必要专利的权利人提出其专利纳入标准的条件：
（1）标准制定过程中不可避免侵犯的专利的权利人，如果想要将其专利纳入标准之中；
（2）应在标准通过之前或者标准规定的其他时间之前；
（3）通过书面方式披露其与该标准任何有关的专利或专利申请；
（4）并且承诺应以公平、合理、无歧视的原则向标准实施者许可其专利；
（5）应提供价格协商条款或最高额许可费率；
（6）一旦承诺不可撤销。
我国《标准制定的特殊程序第1部分：涉及专利的标准》中第4部分关于必要专利信息披露和许可也有相似规定，可以认为是我国规定标准制定中知识产权政策的规则。
这种声明是标准制定组织为了和专利权人就专利纳入标准达成合意做出的，符合要约的部分构成要件。虽然标准制定组织通过公开方式发布声明，似乎是一种向不特定人发出的意思表示，但根据涉及标准专利信息披露规则，参与标准制定或知道其专利涉及标准的专利权人履行专利信息披露义务的，就确定了纳入标准的专利权及权利人范围，换言之，标准制定组织发出“知识产权声明”之不特定受要约人明确了范围，而成为特定的受要约人。因此，标准制定组织做出的知识产权政策，是向特定的涉及标准的专利权人发出的、就专利纳入标准后同意许可使用及使用价格等内容的、希望达成合意的意思表示，构成了一个有效的要约。
1.2 承诺的成立
作为要约的“知识产权政策之声明”，核心内容包括披露要求和许可要求两部分，有效的承诺也应该是对这两个要求进行承诺。涉及标准的专利权人对标准制定组织做出了具体的回应，如ITU-T/ITU-R提交的建议书、IEEE-SA提交的保证书、VSO 提交的声明等。我国《标准制定的特殊程序第1部分：涉及专利的标准》也给出了书面的承诺格式。标准必要专利实施许可承诺中，分为两种情况：
一是在公平、合理、无歧视的原则下免费或者付费许可；
二是不同意许可，即不做出承诺。
从合同订立环节的角度看，涉及标准的专利权人提交的书面文本能否作为对要约的承诺，需要进一步的检验。依我国《合同法》第21条、第30条和第31 条的规定，承诺是指受要约人作出的同意要约以成立合同的意思表示。承诺的内容应当与要约的内容一致，承诺人对要约内容不能有扩张、限制或者变更等实质性改变，否则都是新的要约。如图1所示，标准必要专利权人做出的专利信息披露和实施许可意思表示符合承诺的方法——明示的方式。通过格式条款来进行意思表示，对于要约没有限制、扩张和变更，在内容和形式上符合承诺的构成要件。一般来说，承诺的方法不受限制，除了明示，在专利信息披露即实施许可中，要约人接受默示承诺，如在VSO规定涉及标准的专利权人未在规定时间内做出披露及许可，且其专利是VSO标准的必要专利，则标准实施者获得了免费许可。另外，标准必要专利权人只要在规定时间内做出意思表示，时间是符合做出承诺的时间。因此，涉及标准的专利权人对标准制定组织发出的要约做出了承诺。
图1 专利信息披露和许可声明书——ITU
1.3 合同关系的成立及司法证实
从要约、承诺的构成要件来看，标准制定组织和涉及标准的专利权人之间的合同关系是成立的；从合同生效的前提和效力障碍来看，坚持了私法自治、具有法律约束意思和表示意识、具有行为能力、遵守形式要求、不违反法律、不违背风俗、不自始不能以及无其他无效事由。因此，标准制定组织和涉及标准的专利权人之间的合同关系成立且有效，专利权人由此成为标准必要专利权人。在司法实践中，标准制定组织和标准必要专利权人之间的合同关系也得到法院的认可。
在Microsoft Corp.v.Motorola.Inc.案中，涉及了两个标准制定组织IEEE和ITU，两个组织分别制定了802.11无线局域网标准和H.264高级视频编码技术标准。Motorola作为标准必要专利权人分别向IEEE 提交了保证书，向ITU提交了《专利陈述和许可声明书》，承诺合理、非歧视的许可其专利。Motorola先后两次向Microsoft发送律师函，说明了其作为标准必要专利权人的许可实施费率问题。Microsoft认为Motorola违反了合理、非歧视的许可义务，并向法院提出了4项请求。
美国法院指出，标准制定组织知识产权政策中的FRAND承诺，直接在标准必要专利权人和标准制定组织之间创立了合同关系。在Microsoft Corp. v. Motorola. Inc.案中，法院同意了Microsoft的前两个诉求，认为Motorola作为标准必要专利权人，向IEEE和ITU提交了信息披露和许可实施书面文件，承诺依据FRAND承诺许可实施其必要专利，提交许可的承诺是标准必要专利权人与标准制定组织之间的合约。法院同时引用了Ericsson Inc.v.Samsung Electronics, Co.案的判决来支持此次判决。
2 利益第三人合同的确立
标准制定组织和标准必要专利权人之间成立合同关系，合同主体均享有合同上的请求权。涉及标准的专利权人可以请求标准制定组织将其专利纳入标准成为标准必要专利，标准制定组织可以请求标准必要专利权人进行专利信息披露和向潜在标准实施者履行FRAND承诺义务。其中，信息披露义务和FRAND承诺是标准必要专利权人向标准制定组织做出的，FRAND承诺的实际利益关联主体却是标准实施者。鉴于这一情况，需要对合同关系做进一步研究。
2.1 合同加入说的检查
标准制定组织和标准必要专利权人之间成立的合同，在内容上要求标准必要专利权人要依照FRAND承诺对标准实施者许可实施其专利技术，标准实施者似乎加入了合同，成为第三方合同主体。第三人加入合同的情形有三：一是通过合同的方式加入，即标准制定组织和标准实施者之间签订合同，让标准必要专利权人直接对标准实施者做出FRAND承诺，通知标准必要专利权人即可。二是通过法定的方式，由法律直接规定，当标准实施者使用标准时，出现违反FRAND承诺的情形，自动取得标准制定组织的法律地位。三是合同的加入，即标准实施者加入原合同主体，和标准制定组织共同履行义务，但是需要标准必要专利权人的同意，因为这对于标准必要专利权人来说，也增加了权利人，标准实施者也获得了基于FRAND承诺下使用专利权。检讨发现，合同加入说不能成立。第一，合同加入，顾名思义是第三人加入已有合同关系。合同中虽然明确了标准必要专利权人要依照FRAND承诺向标准实施者做出实施许可，但是这个合同是已有合同中的内容，并不是标准制定组织和标准必要专利权人在原合同的基础上再次达成的合意。因此，标准实施者通过合同的方式加入合同不成立。第二，标准必要专利问题还属于热点问题，对于相关争议问题的解决还主要依靠各地法院的认定。世界各国对于标准必要专利问题鲜有立法，多是制定一些知识产权政策来确定标准必要专利纠纷的指导意见以及一些程序上的要求。标准实施者通过法律规定的方式获得合同的主体地位还没有现实条件。第三，标准实施者加入原合同具有可行性，但是无法与标准制定组织共同履行义务，因为将专利纳入标准以及标准的推广实施都在加入行为之前完成，并且标准实施者不具有标准制定组织的地位，也无法履行相应的义务。
2.2 利益第三人合同的检查
从合同法的角度看，FRAND原则所属的合同类型主要有利益第三人合同和普通的许可合同。尽管FRAND承诺是标准制定组织知识产权政策的重要内容，但可以将其视为一种利益第三人合同。在Microsoft Corp. v. Motorola. Inc.案中，微软作为标准实施者的合同法地位为第三方受益人。可见，利益第三人合同得到了更多的肯定。笔者认为，在前文确定标准制定组织和涉及标准的专利权人之间存在合同关系的基础上，才能对合同关系的类型做进一步探讨，直接将其确定为利益第三人合同不具有说服力。
标准制定组织和标准必要专利权人之间订立了合同，在这个合同中：
第一，标准实施者不是订约当事人，却可以依据合同内容请求标准必要专利权人履行依据FRAND承诺许可实施其专利技术的义务，并且因为标准必要专利权人向标准制定组织做出的承诺获得了这一权利。
第二，在这个合同中，只规定了标准必要专利权人要履行FRAND承诺，并未对标准实施者做任何要求，并且标准实施者不用承担将专利纳入标准的义务，也没有这种能力履行。第三，标准实施者不需要借助标准制定组织，可以独立地请求标准必要专利权人履行FRAND承诺。第四，原合同的订立，事先无须通知或征得标准实施者的同意。由此可见，标准制定组织和标准必要专利权人之间的合同符合利益第三人合同的法律特征。
但是，还有一个问题需要检查，即标准实施者是否满足利益第三人特定的要求有待检查。笔者认为，关于利益第三人是否特定问题，取决于合同中约定，并且这种约定是可以被履行的。原合同中约定，FRAND承诺是向所有潜在的标准实施者做出，并且因为标准可以被重复使用并且不会穷尽的特性可以满足向所有潜在标准实施者履行，这就解决了利益第三人特定的问题。因此，标准制定组织和标准必要专利权人之间的合同是利益第三人合同。
3 利益第三人合同对禁令请求权的限制
3.1 知识产权政策要约对禁令请求权的抗辩
对于标准实施者来说，使用标准必要专利存在一些固有的风险，即标准必要专利权人可以通过向有权机关寻求禁令救济或者威胁寻求禁令救济的方式获得更高的专利许可费或者对其更为有利的许可条件。为了平衡双方利益，标准制定组织在选择标准必要专利的时候，向标准必要专利权人发出知识产权政策要约。知识产权政策不是为缔结某一合同而设立，是标准制定组织订立任一利益第三人合同的要约，在内容上具有确定性，在效力上具有一致性，在范围上具有广泛性，这就使得标准实施者对标准制定组织向标准必要专利权人发出的知识产权政策要约产生足够的信赖。
法定许可是知识产权法规定的一项特别制度，可以不经专利权人许可而自由使用，但需要向专利权人支付适当报酬。《中华人民共和国专利法》第14 条规定了对国有企业事业单位的发明专利可以进行指定许可的制度，被指定许可的单位对专利权人的专利权请求可以行使指定许可抗辩。知识产权政策虽然不同于知识产权法的效力，但是在标准必要专利实施许可合同的双方当事人之间具有规范作用，私法自治下合同约定在不违背法律的前提下优先于法律适用。对于标准实施者来说，标准制定组织的知识产权政策中要求标准必要专利权人向标准实施者免费或者付费许可实施其专利，可见专利实施许可的必然性是对标准必要专利权人的潜在要求。这就意味着标准实施者可以先行使用标准，再和标准必要专利权人达成标准必要专利的实施许可协议，知识产权政策将双方可能存在的争议聚焦在实施许可费的数额和支付上。换言之，标准实施者可以就标准必要专利权人的禁令请求权行使知识产权政策要约的抗辩。
3.2 信赖利益保护对禁令请求权的抗辩
利益第三人合同使得标准实施者获得了独立的请求权，即请求标准必要专利权人依据FRAND承诺向其收取标准必要专利实施许可费。在FRAND承诺的保障下，标准实施者对于实施标准涉及标准必要专利没有过多的顾虑，愿意通过标准提高生产效率，从而获得更高的利润。当某一行业或者大量的标准实施者已经为实施该标准而投入大量的人、财、物时，禁令或者禁令威胁将变得更为严重，为此世界上大多数比较正式的标准制定组织均制定预防上述风险的知识产权政策。
对于标准实施者来说，利益第三人合同给予了其缔约成功的信赖。这种信赖就是在其愿意支付合理的许可费时，和标准必要专利权人之间一定会缔结标准必要专利实施许可合同。在这样的信赖基础上，考虑到商业的竞争，即尽早的实施标准来获取利益，标准实施者需要投入相应的人力、物力和财力来保障标准的实施，这就产生了信赖利益。在标准必要专利权人存在过错的情况下，即存在过高要价、歧视许可、搭售等违反FRAND承诺的行为，最终导致标准必要专利实施许可合同没有缔结，其应该承担缔约过失责任。在上述的情形下，信赖利益的保护可以对标准必要专利禁令请求权形成抗辩。
3.3 禁令请求权抗辩的限制
标准必要专利权人禁令请求权受到抗辩后，侵权救济转向违约救济，这似乎又减损了专利权人的救济权利，打破了标准必要专利权人和标准实施者之间法律关系平衡的应然状态。但是，从合同关系进行审查，发现这种忧虑是不存在的。第一，从利益第三人合同来看，禁令救济抗辩的前提是标准实施者是一个善意的利益第三人。标准实施者有权请求标准必要专利权人履行FRAND承诺，但是不能利用FRAND承诺恶意拖延谈判，如不对标准必要专利权人提出的许可费要约进行合理的审查就以不符合FRAND承诺予以回应导致专利许可合同迟迟不能订立，标准实施者应当承担缔约过失责任，不能进行侵权抗辩。第二，从标准必要专利实施许可合同来看，标准实施者如果利用合同将侵权转化为违约逃避禁令的，如以缔结许可合同的形式掩盖其恶意拖延不支付许可费的目的，不能进行侵权抗辩。第三，标准必要专利权人缔结实施许可合同的根本目的是获得专利许可费，如果这一目的因为标准实施者的恶意不能实现，标准必要专利权人有权解除合同，并且获得了禁令救济。因此，标准必要专利禁令请求权会因为合同关系抗辩而丧失，也会因为标准实施者在合同关系中的恶意行为而重新获得。
4 结 语
标准制定组织和标准必要专利权人之间存在有效的要约和承诺，构成合同关系。合同要求标准必要专利权人向标准实施者履行FRAND承诺，标准实施者不需要履行义务，符合利益第三人合同的构成要件和法律特征。在标准实施者是善意的合同主体时，基于利益第三人合同中的知识产权政策要约和因合同产生信赖利益保护获得了对标准必要专利禁令请求权的抗辩。
作者简介
马尚：中国计量大学，硕士研究生，研究方向为知识产权。
陶丽琴：中国计量大学，教授，硕士生导师。
阮家莉：中国计量大学，硕士研究生，研究方向为知识产权。
参考文献
[1] 杨立新.合同法典型案例与法律适用[M].北京：中国法制出版社，2014：15.
[2] 崔建远.合同法[M].北京：法律出版社，2007：50.
[3] [日]我妻荣.债权各论（上卷）[M].北京：中国法制出版社， 2008:52.
[4] 顾萍，杨晨.域外技术标准化中的标准必要专利权人承诺研究——合同法、专利法与竞争法视角[M].北京：知识产权出版社，2016:29.
[5] 张永忠，王绎淩.标准必要专利诉讼的国际比较：诉讼类型与裁判经验[J].知识产权，2015（03）：87.
[6] 王配配.标准必要专利许可FRAND原则的法律地位分析[J]. 生产力研究，2016（02）：101.
[7] 丁亚琦.论我国标准必要专利禁令救济反垄断的法律规制[J]. 政治与法律，2017（02）：117.
[8] 张永忠，王绎淩.标准必要专利诉讼的国际比较：诉讼类型与裁判经验[J].知识产权，2015（03）：87.
[9] 关永宏.知识产权一般效力研究[M].北京：知识产权出版社， 2012：264.
[10] 顾萍，杨晨.域外技术标准化中的标准必要专利权人承诺研究——合同法、专利法与竞争法视角[M].北京：知识产权出版社，2016:14.
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来源 | 《标准科学》2017年第9期
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